Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi F. AG z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę
Decyzją nr Sp. [...] z dnia [...] listopada 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - dalej także jako P.w.p. w trybie postępowania spornego, na skutek sprzeciwu wniesionego przez A z siedzibą w B. - Szwajcaria, wobec decyzji o udzieleniu Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu B sp. z o.o. z siedzibą w Z. prawa ochronnego na znak towarowy słowny XENISTAT nr [...], oddalił sprzeciw.
Decyzję wydano w następujących ustaleniach;
Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r. Urząd Patentowy udzielił Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu B sp. z o.o. w Z. (dalej także jako B) prawa ochronnego R-[...] na słowny znak towarowy XENISTAT dla towarów w klasie 5 - produkty farmaceutyczne, leki, z pierwszeństwem od daty zgłoszenia 4 lutego 2004 r. Informację o udzieleniu prawa opublikowano w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr [...].
Sprzeciw od tej decyzji, na podstawie art. 246 P.w.p., w dniu [...] lipca 2007 r. złożyła spółka A.
Spółka podniosła, że służy jej prawo ochronne do słownego znaku towarowego XENICAL [...] dla towarów w klasie 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne z pierwszeństwem od 14 grudnia 1993 r. oraz do słowno-graficznego znaku towarowego oraz XENICAL dla towarów w klasie 5: produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne z pierwszeństwem od 28 lipca 1998 r.
Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 P.w.p. i zarzuciła, że zachodzą kumulatywnie wszystkie trzy przesłanki powodujące niedopuszczalność udzielenia ochrony znakowi XENISTAT.
Składający sprzeciw stwierdzał, że zachodzi podobieństwo znaków towarowych, bowiem znaki XENICAL nr [...] (słowny znak A z międzynarodową rejestracją z pierwszeństwem od 14 grudnia 1993 r.) i XENISTAT wywołują na odbiorcy towarów niemal identyczne wrażenie ogólne, gdyż są podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym. Zdaniem składającego sprzeciw końcówki -CAL i -STAT (pochodzi od nazwy substancji czynnej - orlistat) są powszechnie stosowane dla oznaczania produktów farmaceutycznych i z tego powodu nie mają zdolności odróżniającej, zaś prefix -XENI, który ma charakter odróżniający, jest w obu znakach identyczny.
Znaki są zarejestrowane dla identycznych towarów, a "oba znaki są stosowane do leczenia tej samej choroby i jej objawów". Towary, dla których znaki są przeznaczone służą do leczenia otyłości, są wprowadzane na rynek tymi samymi kanałami dystrybucyjnymi i w tych samych warunkach i adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Zachodzi więc niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.
Znak XENICAL jest dostępny na rynku polskim od lipca 1998 r. i cieszy się dużą popularnością, a jego sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgłoszenie do ochrony znaku XENISTAT nosi cechy świadomego działania w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd i wykorzystania renomy wypracowanej przez A.